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发布时间：2024-07-09 10:02:11 来源：本站 作者：admin
2024 年 5 月 21 日，联邦巡回法院在 LKQ Corporation 诉 GM Global Technology Operations LLC 案中推翻了数十年来有关外观设计专利的先例。联邦巡回法院法官全庭推翻了 Rosen-Durling 的外观设计专利显而易见性标准，转而采用实用专利决策中采用的更“灵活”的方法。根据这一决定，将需要一个新的框架来确定外观设计专利的显而易见性，无论是在美国专利商标局（“USPTO”）的审查和授权后程序中，还是在地区法院的诉讼中。这一决定留下的模糊性可能会使外观设计专利更难获得，也更容易被无效。
拒绝 Rosen-Durling 显而易见性测试，转而采用“灵活性”
在 LKQ 之前，长期存在的 Rosen-Durling 测试要求外观设计专利显而易见性分析中的主要参考文献与受到质疑的外观设计专利权利要求“基本相同”，并且任何次要参考文献必须与主要参考文献“如此相关”，以至于其中一个参考文献的特征会暗示将这些特征应用于另一个参考文献。在 LKQ 中，法院推翻了这项测试，引用了最高法院在 2007 年 KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc. 判决中的指导，该判决拒绝了对实用专利的显而易见性进行严格的测试，转而采用更广泛和更灵活的方法。
在 LKQ 之后，显而易见性分析仍然必须从确定“主要参考文献”开始，该“主要参考文献”将是“最接近的现有技术，即在视觉上与所要求设计最相似的现有技术设计”。主要参考文献在视觉上越相似，显而易见性就越好，但不再必须“基本相同”。次要参考不必“如此相关”，但它们必须是“类似艺术”。
在 LKQ 诉 GM 案中，所涉权利要求涉及车辆前挡泥板的设计，其中主要参考和次要参考均与前挡泥板设计有关。在审查主要参考时，口头辩论中的几位法官表示，由于视觉相似性，所要求的设计在主要参考下似乎是显而易见的。但是，他们不能说已经满足了“基本相同”的要求。这让他们认为该标准太严格，这也是他们决定完全废除 Rosen-Durling 测试的原因。
在任何涉及主要参考和次要参考的显而易见性分析中，必须有一个理由促使本领域的普通技术人员“有动机”将主要参考和次要参考结合起来。在 LKQ 案中，主要参考包括主要 Lian 参考中显示的雕刻特征，以及次要 Tucson 参考中的圆形轮舱等。在外观设计专利案中，如 LKQ 案所述，这意味着，如果一方质疑一项外观设计专利是显而易见的，因为它结合了两种现有技术的元素，那么该方必须说服法院，该领域的普通设计师会将参考文献结合起来，以“创造与所要求设计相同的整体视觉外观”。联邦巡回法院在适用 KSR 案时解释说，结合的动机不需要在现有技术设计本身中说明，但设计师（如汽车制造商）必须有某种理由将它们结合起来。这些原因可能包括设计师的经验和创造力、市场需求或行业惯例。此外，在 LKQ 案中，联邦巡回法院明确表示，外观设计专利所有者仍然可以依靠次要考虑因素（如抄袭和商业成功）来证明非显而易见性。
关于“类似艺术”的问题比比皆是
展望未来，显而易见性挑战中的一个关键问题将是构成主要和次要现有技术参考的“类似艺术”的构成。虽然实用专利中类似艺术的测试很明确，但对于设计则不然。对于实用专利，识别“类似”艺术的第一个选择是确定参考文献是否与所要求的发明属于同一领域。但是，如果不在同一领域，实用专利使用的第二个选择是考虑参考文献是否仍然“合理地与发明人所涉及的特定问题相关”。
要获得专利，设计必须包含非功能性的美学选择。大多数情况下，没有明确的“问题”需要解决。事实上，设计专利没有书面的权利要求或描述设计目的的说明，而是完全由图纸组成。因此，很难评估现有技术参考文献是否与所要求的设计解决的未说明的“问题”“合理相关”。
联邦巡回法院承认这仍是一个悬而未决的问题，但留给未来的案件逐案解决。这为挑战者质疑设计专利的有效性敞开了大门。设计专利所有者必须主张明确、合理地应用显而易见性分析。特别重要的是，美国专利商标局和法院如何确定普通设计师是否有动机将来自“类似”设计的现有技术参考结合起来。例如，普通设计师将汽车挡泥板的设计与艺术雕塑或灯具的设计结合起来是否显而易见？
来自行业的反应
在简报会上，联邦巡回法院收到了来自各个行业团体、美国专利商标局和知识产权协会的大量法庭之友简报，恳求联邦巡回法院避免推翻 Rosen-Durling 案可能带来的不确定性。涉案专利的所有者通用汽车辩称，取消该测试将“恢复到无舵的自由竞争状态，这将增加混乱，破坏既定的预期，并使下级法院和事实认定者失去正确进行显而易见性分析所需的必要指导方针。” 同样，美国知识产权法协会 (AIPLA) 认为，“取消这一框架现在会带来巨大风险，包括使多达 40 万项美国外观设计专利面临巨大的不确定性，并打乱申请人在美国专利商标局和广大公众面前的既定预期。”
联邦巡回法院全体法官注意到了这些意见，但不同意，他们表示，基于事实的非刚性测试对外观设计专利同样“可行”，就像它对实用专利一样。
法官 Lourie 为少数派撰文（他呼吁修改 Rosen-Durling 测试，而不是推翻它），指出法院对法庭之友陈述“主要由对案件结果有经济利益的实体主导——汽车制造商、汽车零部件更换公司和保险公司的支持者，他们各自主张支持其经济利益的结果和法律概念”这一事实表示异议。尽管如此，IPO、AIPLA、INTA 和设计科学与公共政策研究所等广泛的组织也反对推翻 Rosen-Durling 测试，因为他们“主要关注法律的稳定性和清晰度”。
美国设计律师协会的一些著名倡导者早已注意到设计专利非显而易见性测试的问题性质，并继续呼吁建立类似于欧盟采用的设计注册系统。
美国专利商标局的最新指导
在 LKQ 裁决发布仅一天后，美国专利商标局就发布了“根据 LKQ Corp. 诉 GM Global Technology Operations, LLC 案确定设计显而易见性的最新指导和审查说明”。美国专利商标局重申了联邦巡回法院的裁决，并指出“美国专利商标局人员必须采用与实用申请中类似的灵活方法来处理显而易见性问题。”
该指导指出，联邦巡回法院没有定义如何确定研究领域之外的现有技术设计是否是类似艺术，因此审查员“考虑普通技术设计考虑其他领域的动机程度”。然而，关于如何确定这种动机，目前仍没有指导。鉴于这些情况，美国专利商标局表示，它“将继续在现有先例的背景下研究 LKQ；将提供进一步的指导和培训。”
